Cuando emprendemos un nuevo negocio o actividad profesional, uno de los primeros pasos que debemos recorrer es el registro de nuestra marca. A través de esta acción, podemos diferenciarnos de nuestra competencia y tener la seguridad de que únicamente nosotros podremos hacer uso de la misma. 

Sin embargo, son muchas las situaciones que pueden provocar que un tercero realice un uso indebido de nuestra marca, incluso cuando ésta ha sido registrada previamente de manera correcta. En este artículo analizamos qué acciones podemos llevar a cabo en el caso de que un tercero utilice nuestra marca registrada sin nuestro consentimiento. Además, también conoceremos cuál es el plazo con el que contamos para emprender acciones legales y las sanciones a las que se enfrenta.

¿Qué se considera un uso indebido de una marca registrada?

Antes de comenzar a analizar cuáles son las acciones que debemos llevar a cabo, es importante que conozcamos qué se considera exactamente un uso indebido de una marca registrada. Se entiende como tal cuando un tercero utiliza nuestra marca sin la debida autorización por parte del titular. En este caso, nosotros. 

Además, conviene saber que también se considera como uso indebido cuando el mismo tercero utiliza un distintivo similar a nuestra marca. En este caso, se facilita que exista un riesgo de error, confusión o asociación en el público. Al tener los mismos efectos que en el primer caso, las consecuencias son las mismas y se considera también un uso indebido. 

¿Qué hacer cuando detectamos un uso ilícito de una marca registrada?

Previamente a emprender acciones legales, podemos notificar al infractor acerca del uso indebido que está realizando en torno a nuestra marca. Es posible que el tercero no sea consciente del daño que está ejerciendo y en el momento de notificarle la situación paralice de inmediato toda la actividad que está llevando a cabo.

En esta notificación se deberá exigir el cese del uso de la marca. Además, también la retirada de todos los productos o documentos que incluyan la misma. Y, en el caso de que resulte necesario, reclamar los daños y los perjuicios ocasionados a raíz del uso ilícito de la marca registrada.

Si no se llega a ningún acuerdo con esta notificación, es conveniente dar el siguiente paso, acometer acciones legales contra el infractor. A continuación, explicamos cuáles son las principales acciones y las consecuencias que tendrán que afrontar el infractor. 

Acciones legales a llevar a cabo

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas manifiesta que el titular de la marca registrada podrá establecer acciones civiles o penales hacia quien haya realizado el uso indebido de la marca. 

Todo el procedimiento se asienta sobre el derecho de exclusividad y de exclusión de que es el titular de la marca quién puede hacer uso de la misma. Este mismo titular puede prohibir que terceros, sin su consentimiento previo, puedan utilizar la misma en su beneficio económico. 

Estos son los casos en los que el titular de la marca registrada podrá prohibir su uso de acuerdo con la ley mencionada previamente: 

 

  • Cuando se coloque el signo de la marca en los productos o en el embalaje.
  • Cuando se ofrezcan los productos, se comercialicen o se almacenen para ofrecer o prestar servicios con el signo.
  • Importar o exportar productos con el signo.
  • Utilizar el signo como nombre comercial o denominación social. O como parte de un nombre comercial o denominación social.
  • Utilizar el signo en los documentos mercantiles y en la publicidad.
  • Usar el signo en redes de comunicación telemáticos y como nombre de dominio.
  • Utilizar el signo en la publicidad comparativa de manera que vulnere la Directiva 2006/114/CE. 

 

Además, el titular quedará legitimado de manera inmediata para exigir una indemnización por daños y perjuicios a consecuencia del uso de la marca registrada. 

 

Por último, se establece que, sin necesidad de ninguna prueba extra, si la Sentencia determina que ha existido una violación del derecho de la marca, automáticamente se recibirá una indemnización equivalente al 1% de los beneficios obtenidos por el infractor. 

El plazo máximo para poder emprender estas acciones es de cinco años. Una vez transcurrido el plazo, el delito será prescrito. Por lo que es importante actuar con celeridad en el momento en el que se detecte cualquier posible violación de nuestros derechos. 

Las sanciones por el uso indebido de una marca registrada

Las sanciones que se desprenden del uso indebido de una marca registrada dependen en gran medida de las características y el contexto que rodee a cada situación en concreto. Entre las sanciones más habituales, destacan las siguientes:

  • Obligación a censar el uso de productos o servicios con el nombre de la marca.
  • El pago de una indemnización por daños y perjuicios.
  • Establecer todas las medidas que sean necesarias para evitar que se continúe cometiendo la infracción.
  • Retirar del mercado todos los productos o servicios que se comercialicen bajo el nombre de la marca infringida.

 

Además de los actos mencionados previamente, el acto también acarrea el pago de una sanción económica que puede variar de acuerdo a cada caso en concreto. 

El uso indebido de una marca registrada sin nuestro consentimiento puede ocasionar importantes consecuencias. Confiar en un despacho de abogados especialistas en esta cuestión que se encarguen de llevar a cabo todas las acciones legales es fundamental para asegurar nuestra tranquilidad. Si tienes alguna duda, o has tenido que superar esta situación recientemente, ¡cuéntanos tu experiencia en los comentarios!